Кейс MINIMALIST: что делать, если ваш бренд уже заняли конкуренты

Последнее изменение: 30.09.2024

С самого начала у названия MINIMALIST не было шансов не регистрацию. Но клиент не хотел изменять свой бренд. Мы знали, что получим отказ и обойти его будет сложно, поэтому сразу же начали готовить обходные пути. Борьба шла полтора года, но благодаря верной стратегии мы смогли получить заветное свидетельство. 

Наш клиент

К нам за регистрацией обратился предприниматель, который развивает бренд ювелирных украшений MINIMALIST. Как всегда — мы начали с проверки знака. Оказалось, что похожие знаки уже есть в нужной нам сфере деятельности (а именно в 14 классе МКТУ, куда входят ювелирные изделия). Бренды The Minimalist и MINIMALUST помешают регистрации нашего знака.

Какое решение мы предложили 

Клиент был настроен решительно — бренд нужен был ему именно в таком виде. Поэтому в конце 2022 года мы подали заявку на регистрацию и одновременно продумали дальнейшие шаги:

• Владелец знака The Minimalist не производил товары 14 класса. Мы предложили клиенту связаться с ним и договориться о продаже знака для этого класса.
• Владелец знака MINIMALUST закрыл ИП, что давало возможность аннулировать его знак.

The Minimalist: первое препятствие обошли

Мы связались с владельцем знака The Minimalist и сумели договориться о продаже знака для нашего клиента. Чтобы купить права на товарный знак, нужно было подписать договор отчуждения и зарегистрировать его в Роспатенте. Это был первый важный шаг к регистрации бренда MINIMALIST.

MINIMALUST: поправки в закон усложнили нам жизнь

С владельцем знака MINIMALUST ситуация оказалась сложнее. Дело в том, что 29 июня 2023 года вступили в силу поправки в ГК, по которым товарные знаки можно регистрировать не только на ИП, но и на физлиц. Теперь аннулировать знак по причине ликвидации ИП было нельзя, ведь права автоматически переходили физлицу.

Нам не повезло со сроками. Мы подали заявление на аннулирование еще до вступления в силу этих поправок, но рассматривалось оно уже после. Поэтому наш запрос был отклонен.

Конечно, мы не согласились с отказом и обратились в Суд по интеллектуальным правам. Но владелец знака MINIMALUST захотел сохранить знак, и суд встал на его сторону. 

Ищем альтернативы: на кону 200 тыс. рублей и будущее бизнеса

Ситуация усложнялась. Клиент хотел получить защиту знака и за рубежом, поэтому подал заявку на регистрацию MINIMALIST по мадридской системе. Это обошлось ему в более чем 200 тыс. рублей. Отказ в регистрации в России означал бы отказ и в других странах.

Мы были уверены, что владелец знака MINIMALUST не использует свое обозначение для 14 класса, поэтому попросили у него согласие на регистрацию нашего бренда. Спустя несколько недель раздумий он согласился.

Успели подать возражение в последний момент

Пока мы договаривались с владельцами мешающих знаков, по заявке уже пришел отказ Роспатента. И срок на его оспаривание истекал — оставалась буквально неделя. После с заявкой бы уже ничего нельзя было сделать.

Теперь у нас на руках были все нужные документы: договор отчуждения и письмо-согласие. Поэтому мы оперативно подали возражение в ППС — и успели.

Борьба выиграна — знак наш

Коллегия Палаты отменила решение об отказе и одобрила регистрацию знака MINIMALIST в 14 классе. 

Борьба за знак нашего клиента продолжалась полтора года, но в итоге привела к успеху. Все это — благодаря упорству нашего клиента и правильной стратегии наших экспертов.