Что делать, если получили отказ в регистрации товарного знака: советы экспертов

Если Роспатент отказал в регистрации вашего знака, шанс спасти название остается. Для этого есть несколько способов. Подробнее о них – в статье.
Отказ в регистрации товарного знака: что делать, чтобы спасти бренд?

Оглавление

5 1 голос
Рейтинг статьи

Последнее изменение: 29.03.2024

При регистрации товарного знака нельзя быть уверенным на 100%, что Роспатент вынесет решение в вашу пользу. Заявку рассматривает не ведомство в целом, а конкретный эксперт. При оценке знака он руководствуется не только регламентом, но своим опытом работы. Проще говоря – определенную роль играет человеческий фактор. 

Даже если Роспатент отказался регистрировать ваш бренд, знак можно спасти. Для этого есть несколько способов — стратегия защиты бренда зависит от причины отказа. 

Рассказываем и показываем примерах, как действовать, если Роспатент отказал вам в регистрации бренда.

Основания для отказа в регистрации товарного знака

Роспатент шлет заявителям отказы на этапе экспертизы по существу. При этом он обязательно указывает причину. Так у предпринимателей есть шанс направить контраргументы и защитить свой знак перед ведомством. 

Введение в заблуждение относительно места производства и местонахождения производителя

Например, если вы производите и продаете товары в России, этикетка с надписью “Карловская минеральная вода” будет вводить покупателей в заблуждение. Ведь место изготовления товаров — РФ, а не Карловы Вары в Чехии. Поэтому бренд не зарегистрируют. 

Допустим, вы действительно производите свои товары в Чехии или имеете к этой стране какое-то отношение — например, производите продукцию по контракту. В таком случае, чтобы сохранить знак, вам нужно направить в Роспатент договор контрактного производства.

Введение в заблуждение относительно производителя товаров

Распространенный случай среди предпринимателей: продавцы хотят получить право на иностранный бренд, который еще не зарегистрирован в Роспатенте. При этом на российском рынке он уже представлен.


Китайский бренд косметики ZOZU несколько раз пытались зарегистрировать на себя российские предприниматели. Но Роспатент им всем отказал. Только одна из заявок — самая последняя — была подана самим производителем из Китая.


Если вы тоже хотите торговать под брендом иностранного производителя, у вас есть 2 варианта:

1. Получить от иностранной компании письмо-поручение — то есть разрешение на регистрацию товарного знака в РФ. Этот документ по сути даёт вам право эксклюзивной дистрибуции, но мало кто из иностранных производителей готов его подписать. 

2. Убедить производителя зарегистрировать знак в РФ. А с вами — заключить лицензионный договор. Так правообладатель бренда останется при своем, а вы получите право легально торговать его продукцией.

Если компания, под брендом которой вы хотите торговать, — российская, то от владельца знака нужно получить письмо-согласие. В нем владелец заявляет, что он не против регистрации такого же (или очень похожего) товарного знака.

У российского конкурента получают письмо-согласие на регистрацию товарного знака. А у иностранного - письмо-поручение.

Противоречие общественным интересам и нормам морали

К примеру, не получится зарегистрировать ругательства или слова, которые вызывают негативные ассоциации. 

Если вы продаете табак, сигареты и другие курительные принадлежности, то Роспатент не одобрит для вас регистрацию бренда “Семейные ценности”. 

Если вы не считаете, что ваше обозначение противоречит нормам морали, вы вкладываете в него другой смысл, есть вариант провести опрос потребителей. Он должен подтвердить, что широкий круг покупателей не воспринимает бренд как аморальный или противоречащий общественным интересам. 


Клиентка обратилась для регистрации бренда harmful (англ. “вредный”) для одежды. Проверка показала, что знаку могут отказать из-за противоречия общественным интересам. Но клиентка решила рискнуть, так как вкладывала в слово другой смысл. “Вредным” она называла характер бренда  — то есть целеустремленный и напористый. 

Как мы и ожидали, пришел отказ. Без сильного аргумента шанса убедить Роспатент не было. Поэтому мы предложили клиентке провести соцопрос. Но Роспатент снова направил отказ.

Тогда мы пошли со своими аргументами в ППС, но при этом немного сократили перечень товаров и услуг. В итоге Палата с нами согласилась, и знак зарегистрировали. 


Сходство с наименованием места происхождения товара (НМПТ)

Допустим, вы производите мед и другие продукты пчеловодства. Даже если ваша пасека находится в Башкирии, бренд “Башкирский мед” вам просто так не одобрят. 

Если вы хотите продавать под названием, которое совпадает с НМПТ, единственный выход – стать одним из правообладателей НМПТ. А для этого нужно выполнить ряд условий. Подробнее об этом — на сайте Роспатента


У НМПТ “Ессентуки”, к примеру, несколько десятков правообладателей. Они могут включать слово “Ессентуки” в свои логотипы или размещать на этикетках. Но при этом слово “Ессентуки”  будет одновременно принадлежать всем лицам, которые официально стали правообладателями НМПТ.


Использование госсимволики или изображений культурных и природных ценностей

Зарегистрировать товарный знак с изображением флага или герба РФ, если вы не имеете к государству никакого отношения, не получится. Для этого нужно получать специальное разрешение в уполномоченном ведомстве.

То же касается объектов культурного наследия и природных объектов. Без согласия компетентного органа их изображения использовать нельзя. 

Нельзя использовать в товарных знаках госсимволы и флаги без разрешения специальных ведомств

Доминирование неохраняемых элементов

Есть такие элементы, которые ни один предприниматель не может присвоить себе. К ним относятся:

  • слова, указывающие на вид деятельности: аптека, shop, булочная; 
  • слова, характеризующие товары и услуги: Московский, online, цветочный;
  • буквы, цифры, согласные буквы: 43, А, РКЖ; 
  • простые графические элементы: линии, геометрические фигуры, общепринятые символы; 
  • распространенные фамилии: Смирнов, Быков, Петров;
  • доменные зоны: .ru, .by, .com; 
  • комбинации этих элементов. 

Предположим, вы хотите открыть магазин приправ и пряностей под названием “Розмарин”. Оно напрямую характеризует ваши товары, поэтому Роспатент наверняка направит отказ. Выражаясь юридическим языком, у вашего знака нет “различительной способности”.

В идеале здесь нужно доработать бренд — то есть изменить его так, чтобы он стал пригодным для регистрации.


Если вы работаете под названием уже давно, а потребители ассоциируют его именно с вашим бизнесом, можно доказать наличие различительной способности. Подтвердить узнаваемость можно с помощью соцопроса, но он не гарантирует, что Роспатент примет его результаты как аргумент.

Другой вариант – подать заявку, но вынести название из-под охраны. Например, сделать его частью логотипа — то есть добавить изображение. Или написать название оригинальным шрифтом. Помните, что визуально надпись должна занимать не более 50% пространства, а изображение  — служить акцентом.


Сходство с названием известного произведения или персонажа

Не получится зарегистрировать на себя результаты чужого творческого труда, которые охраняются авторским правом. Даже если ваш знак и название книги или имя персонажа не совпадают полностью, а только похожи. 

Роспатент согласится зарегистрировать такой знак, только если вы предоставите письмо-согласие от самого автора или его наследников.  

Отдельный случай, если произведение уже стало общественным достоянием. Тогда шансы на регистрацию знака есть.


К нам обратилась клиентка за регистрацией знака “Царевна-Лебедь”. Название совпадает с именем героини “Сказки о царе Салтане” Александра Пушкина. 

Герои сказок Пушкина уже встречаются в зарегистрированных брендах, но Роспатент все равно нам отказал. Его аргумент — заявителю нужно предоставить согласие наследника.

Наши эксперты привели несколько встречных доводов:

  • сказка и ее герои — это общественное достояние, поэтому могут использоваться свободно (п. 2 ст. 1282 ГК РФ);
  • практика регистрации подобных названий уже есть — например, “Золотая рыбка” или “Царь Салтан”.;
  • наследники, должны сами обращаться в Роспатент, если возражают против регистрации. 

Ведомство согласилось с доводами наших экспертов и зарегистрировало знак.  


Не получится зарегистрировать как товарный знак название известной книги без разрешения автора или его наследников. Исключение - произведения из общественного достояния

Совпадение с именем известной личности

Если ваш бренд совпадает или схож с именем знаменитости, Роспатент отклонит заявку на регистрацию.  

Что можно сделать, если Роспатент отказал по этой причине:

  • получить письмо-согласие от обладателя имени или псевдонима
  • получить согласие у официальных наследников, если знаменитой личности нет в живых.

Сходство с другой заявкой на регистрацию товарного знака

В таком случае нужно проверить, подана ли заявка с нарушением ст. 1483 ГК РФ. Если это так, можно написать письменное обращение в Роспатент с просьбой отказать в регистрации.

 Параллельно нужно обязательно подать собственную заявку.

Сходство с ранее зарегистрированным товарным знаком

Что можно сделать, если такой же или похожий знак уже существует:

  • Получить письмо-согласие от правообладателя. Если сфера бизнеса владельца знака не пересекается со сферой бизнеса заявителя, можно запросить письмо-согласие. Его можно запросить и в том случае, когда сходство знаков не очевидно.
  • Аннулировать обозначение из-за ликвидации юрлица – правообладателя. Но это не относится к ликвидации ИП.
  • Аннулировать обозначение, если оно было зарегистрировано с нарушением ст. 1483 ГК РФ.
  • Аннулировать обозначение из-за его неиспользования в течение 3 последних лет. При этом нужно доказать заинтересованность в регистрации такого же или похожего бренда.

ИП самостоятельно подал на регистрацию товарный знак HUTER, но получил отказ. Мешал визуально похожий знак HUNTER. 

Чтобы отстоять знак, ИП обратился в “Железно”. Наши юристы смогли доказать,, что слова различаются по звучанию, смыслу и относятся к разным языкам. Huter [хутэр] — немецкая фамилия. Hunter [ханта] — “охотник” в переводе с английского.

Аргументов оказалось достаточно — Роспатент зарегистрировал товарный знак нашего клиента.


Неочевидные причины отказа в регистрации товарного знака

  • некачественная проверка бренда

Если перед подачей заявки знак проверял непрофессионал или проверка была поверхностной, риск получить отказ высокий. Именно поэтому проверку должен выполнять эксперт, у которого есть все нужные инструменты, навыки и опыт. 

Важно! Мы не рекомендуем использовать для проверки бесплатные онлайн-сервисы. 

  1. Они предлагают бесплатный поиск только по зарегистрированным знакам. За поиск по картинкам, логотипам и поданным заявкам придется дополнительно заплатить. 
  2. Делать анализ выгрузки придется самостоятельно, что усложняет задачу для неспециалиста. 
  3. Результаты такого поиска лишь приблизительные, а значит — бесполезные. 

Патентное бюро “Железно” делает проверку товарного знака бесплатно. Оставьте заявку и узнайте, какие шансы на регистрацию у вашего бренда.

  • несвоевременный ответ Роспатенту 

На этапе формальной экспертизы Роспатент проверяет верность заполнения документов. Если какой-то информации недостает, ведомство направляет запрос. Несвоевременный ответ (спустя 3 месяца) или его отсутствие ведет к аннулированию заявки. А значит, теряется шанс на успешную регистрацию. 

  • несвоевременная уплата пошлин 

На оплату первой части пошлин — за экспертизу знака — дается 2 месяца. По истечении этого срока Роспатент отклоняет заявку. 

  • ошибки при оплате пошлины

У Роспатента есть четкие и строгие правила оплаты госпошлин. Один неверный шаг, и платеж затеряется среди других. Его невозможно будет отследить или вернуть.

Оспаривание отказа в регистрации товарного знака

Если вам несправедливо отказали в регистрации товарного знака, вы вправе обратиться в Палату по патентным спорам (ППС). Это подразделение Роспатента – коллегия из трех экспертов.

Если Палата поддержит решение Роспатента, заявитель вправе обратиться в Суд по интеллектуальным правам (СИП). Это апелляционная инстанция для Палаты.

Перед тем как направить возражение, нужно оценить свои шансы на успех. То есть нужно найти аргументы и проанализировать, насколько они будут вескими для экспертов Палаты. Для этого нужно изучить практику решений по похожим делам. 

За 2023 год патентное бюро “Железно” выиграло для клиентов 19 дел в Палате по патентным спорам и 2 дела в Суде по интеллектуальным правам. Если вам нужна помощь наших специалистов — обращайтесь, мы всегда рады вам помочь. Заявку на бесплатную консультацию с экспертом можно составить на нашем сайте.

Патентное бюро Железно защищает права предпринимателей в Палате по патентным спорам и в Суде по интеллектуальным правам

Какие документы подготовить для обжалования 

  • возражение; подробнее о том, что должно содержать возражение, — на сайте Роспатента (п. 5); 
  • аргументы и документальные доказательства;
  • простую письменную доверенность, если в заседании участвует представитель заявителя (юрист или патентный поверенный;
  • подтверждение уплаты пошлин;
  • ходатайство об участии в заседании по видеосвязи (если собираетесь участвовать в заседании в онлайн-формате); подробнее о подаче ходатайства — в инструкции на сайте Роспатента

Примерно через 3–4 недели после подачи приходит уведомление о назначении даты заседания.

Как подать возражение

Возражение против отказа Роспатента можно подать:

  • в бумажном виде — принести лично в ППС. Адрес и режим работы — на сайте ФИПС (подразделение Роспатента);
  • онлайн на сайте ФИПС; для этого вам понадобится простая электронная подпись.

Пошлина за оспаривание решения Роспатента — 9 000 руб. 

Как увеличить шансы на регистрацию

  • Качественно проверить знак перед подачей заявки

Это значит проверить бренд по причинам для отказа (ст. 1483 ГК РФ). Может выясниться, что такие же или похожие бренды в нужной сфере деятельности уже есть. В таком случае надо правильно оценить, насколько сходен заявленный бренд с другими похожими знаками. От этого зависит, возможно ли будет отстоять его в случае отказа.   

Мы в патентном бюро “Железно” не делаем экспресс- и лайт-проверок через бесплатные онлайн-сервисы. Только основательный подход, только ручная работа экспертов с опытом регистрации более 5 000 товарных знаков.

  • Правильно и вовремя оплачивать пошлины 

Пошлины следует оплачивать сразу после того, как Роспатент направит документы. Заявителю дается на это 2 месяца, но это не такой большой срок — всегда есть риск его пропустить А пропуск срока означает, что Роспатент отзовет заявку. 

Чтобы пошлины не потерялась и Роспатент их зачел, нужно четко соблюдать правила оплаты и верно указывать реквизиты для перевода.  

  • Своевременно отвечать на все запросы Роспатента

Если в ходе формальной экспертизы Роспатент присылает запросы, на них нужно отвечать как можно быстрее. Не успели в течение 3-х месяцев? Значит, ведомство аннулирует заявку, и процедуру регистрации придется начинать заново. 

  • Обратиться за регистрацией в патентное бюро

Заручиться помощью профессионалов — это наиболее безопасная стратегия. Они не только возьмут на себя все делопроизводство, но и подстрахуют в случае отказа. У некоторых компаний это входит в стоимость тарифа “под ключ”, так что дополнительно платить не нужно.

Процент успешных регистраций в Патентном бюро “Железно” — 97%. В тариф “Под ключ” входит бесплатный ответ на отказ Роспатента. Кроме того, мы предлагаем финансовую гарантию регистрации или бесплатную повторную подачу заявки. Подробнее — на сайте патентного бюро “Железно”

Резюме

При оформлении товарного знака всегда есть риск, что с первой попытки зарегистрировать бренд не получится. Иногда знак приходится дополнительно отстаивать в переписке с Роспатентом. А если ведомство не согласится с доводами, то в ППС и СИП.

Если вы получили отказ в регистрации товарного знака:

  • как можно скорее напишите аргументированный ответ Роспатенту. Это шанс переубедить эксперта и добиться регистрации знака. Только аргументы нужно подбирать тщательно и обязательно приложить доказательства — например, судебную практику или более ранние решения Палаты. 
  • подготовьте возражение в Палату, если эксперт Роспатента с вами не согласится. Не забывайте, что нужно дополнительно подготовиться к заседанию, если вы собираетесь представлять свои интересы самостоятельно.
  • подготовьте исковое заявление в СИП, если Палата не приняла решение в вашу пользу. В Суде у вас есть шанс отменить решение нижестоящих инстанций.

Резюме
Что делать, если получили отказ в регистрации товарного знака: советы экспертов
Название статьи
Что делать, если получили отказ в регистрации товарного знака: советы экспертов
Описание
Роспатент может отказать в регистрации товарного знака. Но знак можно спасти – для этого есть несколько способов. Читайте в статье советы экспертов: как действовать, если Роспатент отказал бренду в регистрации.
Автор
Publisher Name
Патентное бюро "Железно"
Поделиться
Total
0
Shares
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Похожие статьи
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x