Как передать право на товарный знак: договор отчуждения, лицензии или франшизы

Последнее изменение: 04.10.2024

Хотите зарабатывать на своем бренде и расширять бизнес с помощью партнеров? Или сменить сферу бизнеса и превратить его главный актив — бренд — в деньги для нового проекта? Тогда вам нужно правильно передать права на товарный знак.

Для этого нужно заключить один их трех договоров, которые мы рассмотрим в статье. Вы узнаете их особенности и ключевые отличия. Расскажем, что учесть при составлении договоров и какие документы собрать для регистрации в Роспатенте. 

Зачем передавать права на товарный знак

Вы как владелец знака:

• Масштабируете бизнес. Передача прав другому бизнесу поможет заявить о бренде в других регионах и найти новых клиентов. Особенно, если у вас нет ресурсов расширять бизнес самостоятельно, но бренд уже достаточно известен.
• Будете получать пассивный доход. Бренд можно сдать “в аренду” и за это получать регулярные отчисления.
• Превратите “ненужный” актив в деньги. Если решите сменить сферу бизнеса и оформить новый знак, права на старый можно продать.Так вы получите дополнительные средства для развития нового проекта.

Вы как пользователь знака:

• Сэкономите время. Покупка или аренда уже готового бренда требует меньше времени, чем оформление нового. Если бизнес нужно запустить быстро, а рисковать не хочется, можно купить уже зарегистрированный знак. 
• Упростите продвижение товаров или услуг. Собственный бренд нужно развивать — вкладывать в него силы, время и деньги. Работающий бренд уже имеет репутацию, узнаваемость и доверие покупателей. Значит, затраты на его продвижение снижаются.
• Договоритесь с конкурентом. Это относится к тем, кто уже давно работает под брендом, но не может его зарегистрировать из-за мешающего знака. А также к тем, кто получил претензию о нарушении прав на чужой бренд, но хочет решить вопрос мирно. Передача прав от конкурента — это легальное разрешение на использование знака. Она поможет вам избежать ребрендинга и сохранить деньги.

Передача прав на товарный знак: способы

Передать исключительные права на товарный знак можно тремя способами:

1. по договору отчуждения,
2. по лицензионному договору,
3. по договору коммерческой концессии (франшизы).

В каждом случае нужно разрабатывать индивидуальное соглашение. Лучшее правило: “конкретный бизнес — конкретный договор”. Типовой шаблон из интернета не учитывает все особенности именно вашего бизнеса, что может навредить обеим сторонам. Поэтому за составлением договора обратитесь к эксперту.

Договор отчуждения (уступки)

Отчуждение — процедура, по которой владелец знака передает свои права на товарный знак другому лицу полностью или частично.

А как можно продать права частично?

Товарный знак регистрируется для определенных сфер деятельности. Для удобства эти сферы разделены на 45 классов МКТУ (Международной классификации товаров и услуг). С 1 по 34 класс — товары, а с 35 по 45 — услуги. Продать бренд можно полностью — то есть на все оформленные классы МКТУ — или частично — только на некоторые классы. 

Пример: Одежда относится к 25 классу, а косметика — к 3 классу. Допустим, компания производит одежду и косметику под одним брендом. Затем решает сосредоточиться только на производстве одежды и продает права на знак в 3 классе косметической фирме. 

Когда не получится заключить договор отчуждения?

Договор отчуждения не получится заключить, если продажа знака будет вводить потребителей в заблуждение. 

Пример 1: Бизнесмен из Кирова зарегистрировал логотип с надписью “Сделано в Кирове”. Если он захочет продать знак предпринимателю из Казани, то Роспатент вряд ли зарегистрирует договор отчуждения. Ведь надпись “Сделано в Кирове” будет вводить покупателей в заблуждение. 

Пример 2: Владелец сети кафе имеет два похожих логотипа, которые различаются лишь небольшими деталями. Продажа одного из них запутает потребителей относительно того, кто оказывает услуги. Поэтому отчуждать можно только оба знака одновременно. 

Пример 3: Бизнесмен зарегистрировал знак “Какаду” для 30 класса МКТУ (чай, чайные напитки, травяные чаи) и 32 класса (безалкогольные напитки со вкусом чая). Товары в обоих классах однородные — то есть похожие по назначению и стоят на одной полке в супермаркете. Значит, не получится продать отдельно 30 или 32 класс — только оба класса сразу. Иначе разные производители будут вводить потребителей в заблуждение. 

Что учесть при составлении договора отчуждения

• Отчуждение между коммерческими организациями, то есть компаниями и ИП, всегда возмездное. Поэтому в договоре нужно указывать сумму продажи.
• Договор отчуждения обязательно регистрируется в Роспатенте. Иначе он будет недействительным.  

Как зарегистрировать договор отчуждения в Роспатенте:

1. Подайте заявление в Роспатент. Форму можно найти на сайте ведомства. 
2. Оплатите пошлину. Она зависит от количества отчуждаемых товарных знаков. Минимально придется заплатить 15 000 рублей. За каждый дополнительный класс МКТУ свыше 1 доплата 13 000 рублей. За получение бумажного свидетельства доплата 3 000 рублей.
3. Подайте заявление в Роспатент. Форму можно найти на сайте ведомства. 
4. Ожидайте решения. Роспатент рассматривает документы в течение 68 рабочих дней.

Лицензионный договор

Лицензионный договор — это договор аренды товарного знака. По нему правообладатель разрешает другому лицу пользоваться названием на определенных условиях. Передать в пользование можно как все классы МКТУ, так и часть из них. 

Пример: Владелец спортивного магазина зарегистрировал знак для 25 класса МКТУ (одежда) и 28 класса (игрушки и спортивные товары). Пока ему нужен лишь 25 класс для одежды, 28 он зарегистрировал на перспективу. Чтобы заработать на своем знаке, бизнесмен заключает лицензионный договор на 2 года с производителем спортивного оборудования (28 класс). 

Что учесть при составлении договора лицензии

• Без регистрации в Роспатенте договор будет недействительным.
• Можно передать знак по лицензии безвозмездно, но это обязательно указывается в договоре. 

Как зарегистрировать договор лицензии в Роспатенте:

1. Подайте заявление в Роспатент. Форму можно найти на сайте ведомства. 
2. Оплатите пошлину. Минимально придется заплатить 15 000 рублей. За каждый дополнительный класс МКТУ свыше 1 доплата 13 000 рублей.
3. Составьте договор.
4. Ожидайте решения. Роспатент рассматривает документы в течение 68 рабочих дней.

В договоре необходимо указать следующие моменты:

Вид лицензии.

• Неисключительная —  правообладатель вправе выдавать лицензии на одни и те же товары/услуги нескольким лицам.
• Исключительная — правообладатель не вправе выдавать лицензии другим лицам. Допустим, он дал в пользование знак ИП Петрову на территории Москвы. Значит, больше никому такую лицензию на этой территории он дать не может. 

Срок лицензионного договора.

• На определенный срок — например, на 1 год. 
• На весь срок действия товарного знака (включая продления). Если товарный знак прекратит действие, лицензия тоже будет недействительна. 

Клиенты часто задают вопрос: а как лучше — указать ограниченный срок или написать, что лицензия действует, пока не закончится товарный знак? Если укажете конкретный срок, а по истечении захотите продлить лицензию, придется снова обращаться в Роспатент. Учитывайте, что это дополнительные расходы.

Территория, на которой действует лицензия.

• по всей территории России
• на ограниченной территории. Указать можно любую территорию в пределах России — “Кировская область”, “г. Киров”, “г. Киров, ул. Воровского, д. 107” и т. д.

Оплата по договору. 

• Роялти — периодические платежи в виде конкретной суммы или процента от выручки.  Например, 3% от ежемесячного дохода с продаж или 10 000 рублей каждый месяц.
• Паушальный платеж — фиксированный разовый платеж. Например, 500 000 рублей в течение 3 дней после подписания договора.
• Роялти и паушальный платеж. Например, при заключении договора пользователь платит 100 000 рублей, а затем каждый месяц по 5% от выручки. 
• Безвозмездное пользование — это обязательно прописывается в договоре.

Условия об одностороннем отказе от договора.

В данном пункте нужно указать, в каких случаях один партнер может расторгнуть договор без согласия другого.

Сублицензии.

Стороны должны решить, может ли пользователь сам передавать товарный знак по лицензии. Это называется сублицензией. 

Договор коммерческой концессии (франчайзинга)

Коммерческая концессия, или франшиза, — это договор, по которому одна компания (франчайзер) разрешает другой компании (франчайзи) использовать свой бренд, технологии и бизнес-модель. Франчайзи ведет бизнес под уже известным и успешным названием и получает экспертное сопровождение. А взамен регулярно выплачивать франчайзеру денежные взносы.

Что учесть при составлении договора франшизы

• Договор франшизы могут заключать только коммерческие организации и ИП. Физлица, фонды, бюджетные организации не могут быть стороной договора.
• Договор франчайзинга обязательно регистрируется в Роспатенте.

Как зарегистрировать договор коммерческой концессии (франшизы) в Роспатенте:

1. Составьте договор.
2. Подайте заявление в Роспатент. Форму можно найти на сайте ведомства. 
3. Оплатите пошлину — 4 000 рублей + 13 000 рублей за каждый товарный знак + 4 000 рублей за каждый патент / свидетельство, расширяющее предмет договора.
4. Ожидайте решения. Роспатент рассматривает документы в течение 68 рабочих дней.

В договор обязательно включите следующие условия:

Предмет договора.

• Свидетельство на товарный знак.
• Перечень классов МКТУ, для которых можно использовать знак.
• Патенты (если имеются).
• Объем прав — это может быть открытие 1 магазина, 3 кафе и т. д.
• Где и как франчайзи может осуществлять права —  например, печатать на товарах, использовать на маркетплейсах и т. д.
• Секреты производства (ноу-хау) — сведения о способах ведения деятельности компании или ИП.

Если по договору передаются только товарные знаки или патенты, то это лицензионный договор. Договор франшизы должен обязательно включать сведения о способах ведения бизнеса.

Территория.

• Вся территория РФ; 
• Ограниченная территория. Можно указать конкретное место — “Кировская область”, “Киров”, “Киров и Пермь”, “Киров, улица Воровского, д. 107”.

Вид договора.

• Неисключительная концессия — на одной территории могут работать несколько франчайзи.
• Исключительная — на одной территории может работать только один франчайзи.

Срок действия.

• На весь срок товарного знака (включая продления).
• До определенной даты — например, до 01.01.2027.

Субконцессия.

Стороны должны решить, может ли франчайзи заключать договоры с третьими лицами.

Условия об одностороннем отказе от договора

Здесь нужно указать, в каких случаях один партнер может расторгнуть договор без согласия второго.

Порядок вознаграждении.

Договор франшизы всегда возмездный, поэтому обязательно укажите сумму вознаграждения. Как и в договоре лицензии, это может быть роялти, паушальный взнос или их комбинация. 

Информация о сторонах. 

Роспатент проверяет все эти пункты. Но кроме них, нужно прописать еще много других моментов — порядок работы под знаком, способы передачи информации, осуществления контроля и т. д.

Как выбрать способ передачи 

Выбирайте договор отчуждения, если хотите полностью передать права на знак новому владельцу.

Выбирайте договор лицензии, если хотите на время сдать знак в аренду и получать доход. При такой схеме законным владельцем остаетесь вы.

Выбирайте договор франшизы, если передаете в пользование целый комплекс — товарные знаки, патенты, бизнес-модель. Право владения знаком остается за вами.

Резюме

• Чтобы решить, какой договор подойдет для вашего бизнеса, обратитесь к эксперту. Под каждый бизнес нужно составить индивидуальный договор, который учтет особенности конкретной сделки.
• Передать права на товарный знак можно тремя способами — заключить договор отчуждения, лицензии или коммерческой концессии (франшизы).
• Договор отчуждения — это продажа товарного знака. Права на бренд передаются новому владельцу полностью.
• Договор лицензии — это сдача товарного знака в аренду. Владелец сохраняет все права, но разрешает другому лицу временно и за вознаграждение пользоваться брендом.  
• Договор коммерческой концессии (франшизы) — это сдача в аренду товарного знака и бизнес-модели. Правообладатель разрешает другому лицу копировать его бизнес и использовать в работе репутацию бренда.